本案为美国商标侵权纠纷，原告为Uncommon,LLC，被告为Spigen，Inc.。原告与被告都是手机壳的制造商和零售商。原告于2009年开始推广“CAPSULE”品牌的手机壳，此产品首次交易发生于2010年7月。而后，2012年9月原告向美国专利商标局申请注册第4338254号商标，商标信息如下：

由于本案中涉及“capsule”商标的显著性问题，因此将美国专利商标局对以下商标的审查情况列举如下，仅供参考：

（一）案件事实

1.原告主张

根据《美国联邦商标法》（也称“拉纳母法案”）以及伊利诺伊州相关法律规定，原告认为被告未经允许使用“capsule”商标侵犯了其商标权，属于不正当竞争行为。

2.原告诉讼理由

联邦法院在审理此案件时在以下三方面的审查存在错误：

（1）采纳了Kirk Martensen的宣誓书；

（2）撤销了原告的商标；

（3）被告使用“capsule”商标不会引起相关公众混淆。

3.被告抗辩理由

（1）被告向法院递交了消费者调查报告以及专家宣誓书；

（2）被告以原告商标具有描述性为由申请撤销原告商标。

（二）诉讼过程

原告Uncommon,LLC于2015年12月向美国伊利诺伊北区联邦法院对被告SPIGEN,INC.提起了商标侵权诉讼；被告则向法院申请撤销原告的capsule商标。

被告递交的证据材料主要为：KirkMartensen进行的消费者调查报告；DougBania基于消费者调查报告出具的宣誓书，以表明原告商标具有描述性，并且该商标未通过使用获得第二含义；被告使用商标“capsule”并未侵权其商标权利，不会损害原告利益的证据。

在简易判决阶段，原告指出在案件信息披露的程序中，被告聘请的专家KirkMartensen在递交的文件中承认“他并非调查方法论领域的专家”，因此被告递交的证据应不予采纳。同时，被告尝试弥补前期信息披露的不足，补充提交了KirkMartensen的宣誓书，声明其在制作调查报告前期已经说明了此报告的具体方法论。但原告坚持此阶段的补充文件不符合相关程序规定，属于无效证据。即便该证据有效，也无法充分证明KirkMartensen属于调查方法论方面的专家。

2018年3月联邦法院经过审理认为：

1.被告递交证据虽然存在缺陷，但是对于案件本身无实质影响；

2.原告的商标具有描述性，且未通过使用获得第二含义，因此裁定撤销该商标；

3.被告使用“capsule”不会引起相关公众混淆。

基于上述理由，原告诉被告使用“capsule”侵犯其商标权利，构成不正当竞争行为的理由不成立。

原告不服联邦法院判决，于2019年4月向美国第七巡回法庭提交了上诉申请，美国第七巡回法庭经过审理驳回了上诉请求，维持原判。

（三）审理结果

巡回法庭针对原告的不同主张以及双方争议焦点进行了审理，最终认定原告上诉理由不成立，维持原联邦法院的判决，即被告商标使用行为未构成商标侵权；同时认定原告商标具有描述性，撤销原告商标。

（一）争议焦点

1.对被告提交的KirkMartensen的消费者调查报告及宣誓书是否予以采纳

巡回法庭认为被告未在信息披露程序中披露KirkMartensen具备提供消费者调查报告的专家资质违反了法律规定。但是联邦法院认为，由于被告的这一行为并未导致案件程序终止，也对原告未产生不利影响。并且，根据《联邦民事诉讼程序》第37（c）（1）条的相关规定，被告上述失误行为属于法律规定的例外情况，因此法院对被告递交的消费者调查报告予以采纳。

巡回法庭基于以下理由同意联邦法院的观点：

首先，判断被告在信息披露阶段的失误行为是否属于法律规定的特殊情形，即“无实质性影响或者于本案无不利”时，需要综合考虑以下要素：涉及的证据材料是否会造成对方当事人的错误认知或意外；对方当事人避免错误认知的能力；破坏该诉讼的可能性；不提前披露证据的恶意或故意行为。

基于上述要素，巡回法庭认为：第一，被告在信息披露阶段的失误并未使得原告感到意外，并且被告及时披露了KirkMartensen的调查及基础数据，递交了KirkMartensen的资质文件，还有DougBania基于此调查报告出具的宣誓书。因此调查报告已经解释了KirkMartensen所采纳的方法论以及可接受的研究规则。第二，被告的行为并未导致诉讼程序终止。第三，虽然原告认为被告的失误行为导致其无法及时质疑被告递交的调查报告中方法论的合理性，也无法寻找质证专家，但是原告仍可以对被告提交的调查报告进行质疑，原告也可另行提交消费者调查报告以反驳被告的观点，或者要求被告进一步披露相关信息。巡回法庭认为，被告披露信息不全并未使原告遭受损失，即便原告确实遭受了损失，该损失也并非是不可挽救的。因此，被告的行为属于法律规定的特殊情形，其递交的证据应当予以采纳。

2.原告商标的有效性

维持证明原告商标有效性的两种方式为：一，该商标具有暗示性，而非描述性；二，该商标通过使用获得了第二含义，具备了商标应有的显著性。

由于原告并未递交相关证据材料证明其商标通过使用获得了第二含义，并且在美国专利商标局决定撤销该商标后，原告以该商标的非描述性提起了复审，因此巡回法庭认为本案中仅需针对该商标是否具有描述性进行审理。

首先，被告提交了大量证据证明很多同行业者在多种场合使用“capsule”指代手机壳产品。但原告并未递交任何证据证明商标具有显著性，仅论述了其他市场主体使用“capsule”有搭便车的企图。这样的论述显然是不充分的。

其次，巡回法庭采取了在判断商标是否有描述性时常用的想象程度测试。通过测试，由于“capsule”具备手机壳的特性，即包裹、储藏、保护，因此用于手机壳等指定商品上的“capsule”一词更偏向于描述性词汇。

第三，虽然在判断商标是否有描述性时不能完全依靠词典，但是本案中词典上明确说明了“capsule”的释义为“小壳，信封或者覆盖物”且“上述物体是可以包裹住物品的”。原告对此释义未提出质疑。因此词典释义进一步说明了“capsule”具有描述性。

第四，巡回法庭同时参考了美国专利商标局对于“capsule”商标的注册情况。如上文所述，虽然美国专利商标局相继核准了Vatra,Inc.的商标“capsule”以及本案原告的商标“CAPSULE”，但根据美国专利商标局最新的审查趋势来看，审查员更倾向于认定“capsule”属于具有描述性的词汇。

综上，巡回法庭认为联邦法院撤销原告商标符合法律规定。

3.原被告商标的混淆可能性

在判断被告使用“capsule”商标是否会造成公众对商品来源产生混淆时，巡回法庭采纳了以下七个要素，详细分析如下：

（1）商标近似性

巡回法庭考虑了双方当事人商标的实际使用情况，而非仅在隔离状态下对商标的近似性进行对比。双方商标使用情况如下：

（原告手机壳）

（被告手机壳）

双方商标使用的都是无衬线字体（sans-serif字体），黑色字体，且“capsule”都是独立使用的。虽然它们在包装上的位置不同，但是从商标整体使用的角度判断，构成近似。

（2）商品类似性

双方当事人均承认使用商标的商品为智能手机壳，在双方使用的商品构成类似这一问题上没有异议。

（3）商标用于指定商品上的使用地区和使用形式

（4）相关公众的注意程度

由于涉案商品非常常见且并不昂贵，因此相关消费者通常在购买时无需特别注意。

（5）原告商标是否具备导致公众混淆的显著性和知名度

首先，如前所述，原告商标缺乏显著性，且并未通过使用获得显著性。

其次，原告未能证明其商标经过了大量使用，且通过分析被告递交的调查报告可知，大部分相关公众并未将“capsule”与原告建立唯一对应联系。同时，双方当事人在使用“capsule”时未将其放置于显著的位置，故而相关公众很难会对一个可能忽略的标志产生混淆。

（6）实际混淆

原告并未递交任何证明实际混淆的证明材料。

（7）被告商标假冒原告商标的故意

原告并未递交任何证明被告恶意使用“capsule”以及该行为属于不正当竞争行为的证明材料。

综上，巡回法庭维持了联邦法院的判决，即商标虽然构成近似，但是不会导致消费者对产品来源产生混淆。

（二）双方诉讼策略

1.原告诉讼策略

（1）原告基于其在先商标权利提起了商标侵权诉讼；

（2）原告利用被告信息披露阶段的失误，以期在判决阶段说服法官对被告证据不予采纳。

2.被告诉讼策略

（1）积极应诉，同时及时申请撤销原告的在先商标；

（2）重视当地法律规定的诉讼程序，按照要求积极参与法律程序；

（3）采用了商标侵权案件中最具有效力的证据——消费者调查报告。

（一）值得国内企业借鉴的经验

1.重视国际诉讼，积极展开应诉

国内企业在收到国际诉讼通知时，切不可轻视或者忽略，应该调整心态。一方面，积极运用多元化的纠纷解决方式，通过各种法律途径积极应诉，并及时组织律师团队评估双方的实力找到妥善的诉讼方案；另一方面，尝试寻求和解以最大程度地维护自身利益，将可能的损失降到最低。

2.对相关诉求进行分析并及时提出反诉

当国内企业收到相关侵权诉讼的官方通知时，应及时了解当地相关政策，及时采取相关措施，如诉前禁令或对对方相关权利提交撤销/无效申请，以瓦解对方在先权利，创造赢得诉讼的机会。

本案中，被诉侵权人在商品上实际使用的商标与在先权利人的商标构成了类似商品上的近似商标，如未及时对其商标权利提出撤销申请，则被诉侵权人使用“capsule”的行为被判定为侵犯其商标权的可能性将大大增加。

3.充分了解发生纠纷所在国家/地区的法律程序

充分了解发生纠纷所在地的法律程序，并遵循当地要求积极参与各个诉讼程序。由于海外的侵权纠纷多数是依据相关知识产权法或者不正当竞争法提出的，因此诉讼程序较为复杂，诉讼程序间紧密联系，如错过其中任何一个程序，都可能会影响案件判决结果。

（二）对国内企业提出的反思

1.正确选择商标，及时进行商标布局

中国企业进军海外市场最重要的是及时进行商标布局，如果发生海外商标侵权纠纷后再进行商标布局，只能是“亡羊补牢”。因此在企业初创阶段就需要及时建立海外品牌，并进行商标注册申请。

在选择商标时，需要选择独创性、显著性较强的词汇或图形或当地法律规定的其他构成要素，避免使用描述性词汇、不良影响词汇以及其他不具备区分商品或服务来源的词汇。除此之外，建议国内企业选择商标时避开知名品牌，避免傍名牌的嫌疑。还需要特别注意的是，要避开行业内使用较多的词汇，以免最终沦为通用名称，丧失商标权。

2.重视品牌规范化管理

随着国内企业日益走向国际市场，重视品牌建设、提高品牌质量、重视品牌规范化管理、把握市场份额变得至关重要。国内企业要坚持公平竞争、互利共赢的原则，为品牌发展创立良好的国际环境。

3.重视商标持续使用，并定期保存使用证据

品牌所有人需重视品牌规范化使用，避免因商标不规范使用而造成权利丧失，甚至发生侵权行为。

本案中原告在诉讼过程中并未递交相关使用证据证明其商标已通过大量使用建立了稳定的消费群体并且其商标已与其自身建立了唯一稳定的联系；也并未递交任何商标使用证据以证明商标通过大量使用获得了第二含义，使得商标没有获得应有的显著性，最终导致商标被判定具有描述性而被撤销。

如果商标权利人积极使用商标，即便是显著性相对较弱的商标，通过长时间的大量使用也可能被赋予第二含义，从而在被第三方申请撤销时得以维持注册。

另外，重视商标使用形式，提升品牌形象和知名度。建议注册和使用符合品牌形象的字体、颜色以及VI设计等，并且在产品包装的显著位置使用商标，有助于消费者识别品牌形象、区分商品来源。还可以通过长期大量的使用，在消费者心中建立积极的品牌形象，为商标与企业之间建立唯一指定联系，提高品牌知名度和美誉度。

4.重视海外诉讼团队

由于国内企业走向国际市场一方面面临着不熟悉当地法律体系的问题，另一方面不同国家/地区的法律时限以及法律程序要求不同，及时对诉讼作出快速反应有助于在诉讼中掌握一定的主动性，因此重视海外诉讼团队，对于国内企业走出去有重要的润滑作用。

尤其是对于诉讼时效较短的案件，及时利用当地特殊程序进行反诉、证据固定等，可以为海外诉讼赢得一定的主动权。

5.重视中央财政以及各地政府的政策

鉴于海外维权、侵权案件复杂且花费较高，国内企业在进入目标市场前可关注中央财政以及各地政府对于海外维权、侵权案件的政策支持，包括但不限于维权专家、平台、资助政策等。（来源：首都知识产权服务业协会、康信知产）

更多知产资讯与服务

码上关注【深可信知识产权】官方订阅号

码上关注【深可信知识产权服务平台】官方服务号