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以要求优先权的申请作抵触申请的审查策略

发布时间：

2025-08-27

【弁言小序】

　　抵触申请的判断需要准确把握其构成要件，并遵循合理的判定逻辑。尤其当拟作为抵触申请的对比文件为要求优先权的国际申请时，其公开地域的界定与时间节点的判断更显关键与重要。本文结合复审案例，探讨要求优先权的国际申请能否构成抵触申请的判断思路，重点阐释在此类案件中应如何准确判断抵触申请的构成要件，为此类案件的审理提供清晰的指引。

　　【理念阐述】

　　依据我国专利法第二十二条第二款及《专利审查指南》的规定，在发明或者实用新型新颖性判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日（有优先权的，指优先权日）以前向国务院专利行政部门提出，且在申请日以后（含申请日,有优先权的，指优先权日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件，构成涉案申请的抵触申请。抵触申请还包括申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后（含申请日）由国务院专利行政部门作出中文公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的进入了中国国家阶段的国际专利申请。

　　按照上述规定，抵触申请的成立需要同时满足主体、地域、时间及内容要件。

　　主体要件：按照现行专利法的规定，抵触申请可以是他人或申请人本人的在先申请。但需注意，2009年10月1日之前提出的发明或者实用新型专利申请，同一申请人的在先申请不构成抵触申请。

　　地域要件：抵触申请仅限中国专利申请，包括直接向国务院专利行政部门提交的申请，以及与该类申请具有同等效力的申请。根据《专利合作条约》（PCT）的规定，专利申请人通过PCT途径递交国际专利申请且指定国际申请进入的国家为中国时，在办理了进入中国国家阶段（下称国家阶段）的手续后启动国家阶段的程序。PCT国际专利申请进入国家阶段后，与直接向国务院专利行政部门提交的专利申请具有同等效力。PCT国际专利申请的国际公布文本因尚未进入国家阶段，并不满足抵触申请的地域要件。只有 PCT国际专利申请进入国家阶段后的国家公布文本方可作为抵触申请的适格文本。

　　时间要件：抵触申请需满足“申请在前、公开在后”，其申请日或者优先权日应早于涉案申请的申请日或者优先权日，且其公布或公告日应晚于或同于涉案申请的申请日或者优先权日。当拟作为抵触申请的对比文件或涉案申请要求优先权时，需要关注优先权的核实，在时间要件判断中引入优先权的核实，关注优先权成立与否对抵触申请时间节点的影响，否则易导致时间节点判断错误。

　　内容要件：审查中，相较于地域要件和时间要件，内容要件最受关注。其判断过程应严格遵循单独对比原则，禁止将对比文件的多项技术方案组合后与涉案申请的权利要求进行对比。

　　在抵触申请的构成要件判断中，主体、地域、时间这些形式要件是抵触申请成立的门槛。若形式要件不成立则无需对比技术细节。

　　在判断抵触申请时间要件时，若涉案申请或对比文件要求优先权，优先权的核实为关键环节。《专利审查指南》第二部分第八章4.6.1节例举了需核实优先权的3种情形，其中情形3规定，在对比文件与所审查的申请均要求优先权时，应首先核实所审查的申请的优先权，若该申请不能享有优先权，由于所审查申请的申请日处于对比文件的优先权日和申请日之间，还应核实对比文件的优先权。因此，拟作为抵触申请的对比文件要求多项优先权，涉案申请未要求优先权，且涉案申请的申请日处于该对比文件的优先权日与申请日之间时，需要核实对比文件的优先权，并以优先权核实结果作为确认抵触申请时间节点的依据。如果对比文件所限定的技术方案记载在优先权文件中，则该部分技术方案可以享有优先权，反之，如果对比文件增加了不能从优先权文件直接地、毫无疑义地得出的新内容，对比文件这部分技术方案不能享有优先权。对比文件记载的各技术方案所要求的优先权日可能各不相同，甚至所要求的优先权可能不成立。如果不进行优先权核实，直接推定对比文件记载的全部技术方案均享有最早优先权日，以最早优先权日作为对比文件的时间节点，会导致对比文件的时间节点判断错误，进而影响对比文件作为抵触申请的有效性。

　　【案例演绎】

　　某复审请求案件涉及图像编码，申请日为2019年6月5日，未要求优先权。

　　驳回决定中使用两篇 PCT国际专利申请公布文本作为对比文件，认为这两份对比文件构成涉案申请的抵触申请，用于评述涉案申请不具备新颖性。其中，对比文件1为WO2020***498A1（下称 D1-WO），申请日为2020年4月13日，优先权日为2019年4月12日，公开日为2020年10月15日；对比文件2为WO2020***393A1（下称D2-WO），申请日为2020年5月6日，要求3项优先权，最早的优先权日为2019年5月9日，公开日为2020年11月12日。经查，D1-WO的优先权日、D2-WO的最早优先权日均早于涉案申请的申请日，申请日晚于本申请的申请日。

　　合议组对案情进行了细致梳理，在充分理解抵触申请判断原则的基础上，首先认为：D1-WO、D2-WO均为 PCT国际专利申请的国际公布文本，不满足抵触申请的地域要件。为解决实质争议，避免审批程序延长，鉴于 PCT国际专利申请进入国家阶段后与直接向国务院专利行政部门提交的专利申请具有同等效力，且两篇PCT国际专利申请进入国家阶段时向国务院专利行政部门提交的专利申请文本与国际公布文本的内容一致，基于复审程序的专利审批延续属性，结合请求人对卷内证据的合理预期程度，合议组选用两篇 PCT国际专利申请进入国家阶段后的国家公布文本，对比文件1-CN1137***88A（下称D1-CN）、对比文件2-CN1137***67A（下称 D2-CN）作为对比文件继续进行审查。

　　该案中，涉案申请未要求优先权，不涉及申请的优先权核实，但 D1-CN和 D2-CN均要求优先权，D1-CN的优先权日和 D2-CN的最早优先权日均早于涉案申请的申请日，且申请日均晚于涉案申请的申请日，对比文件的优先权核实不容忽略。

　　D1-CN要求1项优先权，涉案申请的申请日（2019年6月5日）处于D1-CN的优先权日（2019年4月12日）和申请日（2020年4月13日）之间。经核查，D1-CN中除包括优先权文件所记载的技术方案外，还包括未在优先权文件中记载的技术方案。因此，D1-CN中未在优先权文件中记载的技术方案不能享有优先权，应视为于 D1-CN的申请日（2020年4月13日）提出（晚于涉案申请的申请日）。D1-CN中在优先权文件中记载的技术方案享有优先权，应视为于D1-CN的优先权日（2019年4月12日）提出，该优先权日早于涉案申请的申请日（2019年6月5日），且 D1-CN的公开日（2021年12月10日）晚于涉案申请的申请日，故这部分在优先权文件中记载的技术方案满足抵触申请的时间要件。合议组确认在满足时间要件的技术方案中具有与涉案申请技术方案相同的技术方案，D1-CN可构成抵触申请，用于评价涉案申请的新颖性。

　　D2-CN要求3项优先权，只有最早优先权日（2019年5月9日）早于涉案申请的申请日（2019年6月5日），其他优先权日（2019年6月20日、2020年5月5日）晚于涉案申请的申请日。D2-CN中记载的与最早优先权文件对应的技术方案，视为于最早优先权日2019年5月9日提出，早于涉案申请的申请日（2019年6月5日），且D2-CN的公开日（2021年12月10日）晚于涉案申请的申请日，满足抵触申请的时间要件；然而，在上述满足抵触申请的时间要件的技术内容中，未包含与涉案申请相同的技术方案，故不满足抵触申请的内容要件。同时，关于 D2-CN中记载的其余技术方案无论是否享有另外两篇优先权文件的优先权，其优先权日均晚于涉案申请的申请日，不满足抵触申请的时间要件,无需再判断是否满足抵触申请的内容要件。因此，D2-CN不构成抵触申请，不能用于评价涉案申请的新颖性。

　　综上，要求优先权的国际专利申请可能是潜在的抵触申请，只有在其进入国家阶段后，才满足抵触申请的地域要件。优先权核实结果会影响抵触申请的时间要件。

　　核实抵触申请的构成要件时，建议首先判断主体要件（需注意，对于2009年10月01日之前的专利申请需审查是否为他人提交）和地域要件（需为向国务院专利行政部门提交的专利申请，包括进入国家阶段的国际专利申请）。其次，在满足主体要件和地域要件后审查时间要件，关注优先权成立对时间节点的影响，基于优先权核实结果筛选出符合时间要件的技术方案。确定在满足时间要件的这部分技术方案中是否包含了与涉案申请相同的技术方案，以满足抵触申请的内容要件，进而得出对比文件是否构成涉案申请的抵触申请的结论。特别是，当对比文件记载多个复杂技术方案，且涉及多项优先权、部分优先权核实时，优先判断时间要件，可达到快速筛选目的，提升内容要件判断效率。

　　在运用抵触申请评价新颖性时，应树立形式要件与实质要件并重的审查理念，有效提升审查质效，确保审查结论的正确性。

　　（作者单位分别为：国家知识产权局专利局复审和无效审理部、国家知识产权局专利局审查协作北京中心、国家知识产权局专利局通信发明审查部）